czwartek, 14 luty 2019 11:56

McDoland's zakrztusił się burgerem od SuperMaca - gigant przegrywa spór o znak towarowy przez niewystarczający materiał dowodowy

Wygaśnięcie prawa właściciela unijnego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do EUIPO lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia, w przypadku gdy w okresie pięciu lat znak towarowy nie był rzeczywiście używany w Unii w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, oraz że nie istnieją usprawiedliwione powody nieużywania tegoż znaku.

Postępowanie w sprawie wygaśnięcia znaku towarowego Unii Europejskiej

W dniu 11 stycznia 2019 r. Urząd Unii Europejskiej ds. własności intelektualnej (EUIPO) orzekł o podtrzymaniu wniosku złożonego przez Supermac’s (Holdings) Limited z siedzibą w Galway w Irlandii przeciwko McDonald’s International Property Company Limited z siedzibą Wilmington o uchylenie rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej „BIG MAC”, pod numerem 62 638 „BIG MAC” (stanowiącego znak słowny, dalej jako znak towarowy lub znak towarowy Unii Europejskiej), co w konsekwencji oznacza cofnięcie ochrony udzielonej znakowi towarowemu poprzez stwierdzenie jego wygaśnięcia.

Supermac argumentował, że znak towarowy Unii Europejskiej „BIG MAC” nie był przez McDonald’s rzeczywiście używany w terminie 5 pięciu lat następujących po rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej w związku z zakresem objętym rejestracją jako znak towarowy Unii Europejskiej. Ze względu na okoliczność, że znak towarowy Unii Europejskiej „BIG MAC” został zarejestrowany 22 grudnia 1998 r., a wniosek o uchylenie został złożony w dniu 11 kwietnia 2017 r., żeby utrzymać udzieloną ochronę znaku towarowego McDonald’s był zobowiązany wykazać w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku o uchylenie rzeczywiste użytkowanie znaku towarowego.

Rzeczywiste używanie znaku towarowego występuje, w przypadku gdy znak towarowy jest faktycznie użytkowany na rynku zarejestrowanego produktu i usług. Rzeczywistego używania nie stanowi ani symboliczne używanie znaku towarowego w celu zachowania praw przyznanych przez znak ani korzystanie do użytku wewnętrznego.

W postępowaniu o uchylenie rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej, to na właścicielu znaku (na gruncie niniejszej sprawy McDonald’s) spoczywa ciężar wykazania miejsca, czasu, zakresu oraz charakteru używania znaku towarowego. Omawiane przesłanki mają charakter kumulatywny, co oznacza, że niewykazanie choć jednej z nich czyni postępowanie dowodowe w zakresie pozostałych zbędnym.

Ocena materiału dowodowego

Orzekając w sprawie, EUIPO stwierdził, że materiał dowodowy przedłożony przez McDonald’s jest niewystarczający do tego, aby wykazać rzeczywiste używanie znaku towarowego Unii Europejskiej „BIG MAC”, ze względu brak wykazania zakresu używania znaku towarowego.

W pierwszej kolejności EUIPO wskazał, że pisemne oświadczenia złożone przez przedstawicieli McDonald’s przedłożone na okoliczność sprzedanej liczby kanapek są niewystarczające, bowiem jako materiał dowody pochodzący od samej strony zainteresowanej lub jej pracowników, mają co do zasady mniejszą wagę dowodową niż materiał dowodowy pochodzący niezależnie od stron, a tym samym ich wartość dowodową można ocenić jedynie w świetle pozostałych dowodów.

Następnie EUIPO wskazał, że wydruki stron internetowych McDonald’s dowodzą istotnie charakteru użytkowania, ale nie jest możliwe stwierdzenie związku pomiędzy prowadzonymi przez McDonald’s stronami internetowymi a ewentualną liczbą oferowanych lub sprzedanych kanapek, w przypadku gdy McDonald’s nie przedstawił choćby liczby odwiedzin strony czy dokumentacji zamówień. Przedłożony materiał dowodowy w postaci wydruków stron internetowych nie pozwala natomiast stwierdzić, czy możliwe było zakupienie lub zamówienie kanapki przez stronę internetową, co sprawia że przesłanki czasu, miejsca oraz zakresu korzystania wciąż pozostają nienależycie wykazane.

Podobnie EUIPO ocenił przedstawione przez McDonald’s broszury, opakowania oraz wydruki materiałów promocyjnych. EUIPO podkreślił, że McDonald’s nie przedłożył dowodów na okoliczność, że materiały te były rozpowszechniane i prowadziły do sprzedaży kanapek. Podobnie jak w przypadku wydruków witryn internetowych, nie przedłożono dowodów obrazujących liczbę sprzedanych kanapek (choćby liczbę zużytych opakowań w związku ze sprzedażą produktów).

Odnosząc się do wydruków ze strony internetowej en.wikipedia.org zawierających informacje o hamburgerze „Big Mac”, jego historii, składzie, wartości odżywczej w różnych krajach EUIPO zwrócił uwagę na okoliczność, że wpisów w Wikipedii nie należy traktować jako niezawodne źródło informacji, jako że ich treść może być zmieniana przez użytkowników Wikipedii. Mogłyby one zostać uznane za istotne dla rozstrzygnięcia sprawy jedynie w przypadku, gdy zostaną wzmocnione odmiennymi niezależnymi i konkretnymi dowodami.

Rozstrzygnięcie EUIPO

Ostatecznie EUIPO rozstrzygnął, że przedłożony przez właściciela znaku towarowego materiał dowodowy nie uzasadnia stwierdzenia, bez stosowania domniemań czy zakładania występowania prawdopodobieństwa okoliczności świadczących o tym, że znak towarowy był rzeczywiście użytkowany w związku z objętym nim produktami i usługami. 

Przedłożony przez McDonald’s materiał dowodowy w ocenie EUIPO okazał się niewystarczający, aby wykazać przesłankę zakresu użytkowania znaku towarowego, będącą niezbędnym elementem dowiedzenia rzeczywistego użytkowania. Jako, że przesłanki miejsca, czasu, zakresu oraz charakteru używania znaku towarowego mają charakter kumulatywny, to niewykazanie choć jednej z nich czyni postępowanie dowodowe w zakresie pozostałych zbędnym. 

W konsekwencji wniosek o uchylenie rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej „BIG MAC”, pod numerem 62 638 „BIG MAC” (stanowiącego znak słowny) okazał się całkowicie zasadny, a sporny znak towarowy utracił ochronę w całkowitym zakresie.

Autor: 

Michał Skwarek – aplikant radcowski w Departamencie Prawnym. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego



Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 54

Przełomowe zmiany w kodeksie karnym czekają na podpis Prezydenta. Rewolucja nadciąga także w zakresie postępowania cywilnego. Prawo, to doskonałe remedium na nudę, uatrakcyjnia leniwy czas urlopowy.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Z cyklu: wpisz w kalendarz 26 lipca 📝 📌 przesłanie JPK_VAT za lipiec 📌złożenie VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-12) 📌… https://t.co/zlkoeTg6P4
39mreply
RB__Poland Członkostwo w radzie nadzorczej spółki komandytowo-akcyjnej członka pozbawionego prawa reprezentowania spółki  - Ru… https://t.co/7lOWlc3Sj1
23hreply
RB__Poland Komentarz do uchwały Sądu Najwyższego dotyczącej przejścia udziałów w użytkowaniu wieczystym w wyniku połączenia pr… https://t.co/hDxDgiJ00o
RB__Poland API Wykazu podatników VAT - Russell Bedford Poland https://t.co/CY0AGso8En